Staccato Cherry: il brevetto torna valido negli USA, nuova fase per la proprietà vegetale

Il Tribunale distrettuale per il distretto orientale di Washington ha annullato un precedente ordine che invalidava un brevetto vegetale statunitense relativo alla varietà di ciliegio Staccato. Questa decisione rappresenta una svolta significativa nella lunga battaglia legale tra Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) e diversi coltivatori statunitensi, sollevando importanti considerazioni sulla proprietà intellettuale per gli sviluppatori di nuove varietà vegetali.

Contesto della ciliegia Staccato

La varietà Staccato è stata sviluppata nella Columbia Britannica ed è oggetto del brevetto vegetale statunitense n. 20.551, di proprietà di AAFC. Le ciliegie Staccato maturano più tardi rispetto alla maggior parte delle varietà commerciali – circa 27 giorni dopo le Van e le Bing, e circa 8 giorni dopo le Sweetheart – prolungando la stagione di raccolta e offrendo vantaggi significativi agli agricoltori.

Nel maggio 2020, AAFC ha citato in giudizio Van Well Nursery Inc., Monson Fruit Company e due agricoltori statunitensi per presunta violazione del brevetto ’551. AAFC aveva fornito a Van Well delle piante di Staccato, subordinandole a un accordo che ne permetteva solo la valutazione e la sperimentazione, vietandone la distribuzione o la vendita. Van Well aveva anche acquisito un’altra varietà sviluppata da AAFC, la Sonata, oggetto di un accordo separato che ne autorizzava la propagazione, commercializzazione e vendita.

Successivamente, un agricoltore statunitense acquistò la Sonata da Van Well, ma ricevette accidentalmente anche delle piante Staccato. AAFC sostenne che l'accordo con Van Well vietava espressamente la distribuzione o la vendita di Staccato. Notando una maturazione diversa in una delle piante ritenute Sonata, l’agricoltore procedette alla propagazione e ottenne infine un brevetto (U.S. Plant Patent n. 22.693) per quella che riteneva una nuova varietà tardiva di ciliegio, chiamata Glory. Tuttavia, test genetici successivi confermarono che Glory era geneticamente identica a Staccato.

Iniziale invalidazione del brevetto

Nel dicembre 2022, il tribunale invalidò il brevetto ’551 per Staccato ai sensi del §102(b) del Titolo 35 dello U.S. Code, nella sua versione pre-America Invents Act (Her Majesty the Queen in Right of Canada v. Van Well Nursery, Inc., 649 F. Supp. 3d 1055). Un foglio di calcolo fornito da un coltivatore statunitense (Stemilt) sembrava dimostrare una vendita commerciale di 18.200 libbre (circa 8.255 kg) di “Staccato” a 2,0705 $/lb (circa 4,85 €/kg) nel 2000, più di un anno prima della data di deposito del brevetto (6 marzo 2003). Il foglio riportava però il nome “Stocata” e non “Staccato”, ma un coltivatore-testimone confermò che si trattava solo di un errore ortografico dovuto alla pronuncia.

Reintegrazione del brevetto

Successivamente si scoprì che le vendite indicate come “Stocata” si riferivano in realtà alla varietà Sonata e non a Staccato. Nel gennaio 2025, il querelante ha presentato una mozione per riesaminare l’ordine del tribunale, sostenendo che si basava su prove false. Il foglio Excel usato in giudizio era stato presentato in formato PDF, ma senza le prime 10 righe, che invece mostravano chiaramente che le voci “Stocata” erano collegate a Sonata tramite formule. Non essendoci prove che Staccato fosse stata venduta nel 2000, nel marzo 2025 il tribunale ha accolto la mozione del querelante e ha annullato l’ordine precedente di invalidazione del brevetto (Her Majesty the Queen in Right of Canada v. Van Well Nursery, Inc., No. 2:20-CV-00181-SAB, slip op., marzo 12, 2022). L’ordine si limita alla questione del foglio di calcolo e non si esprime su altri possibili motivi di invalidità, riconoscendo che il file completo solleva questioni sostanziali sui fatti relativi alle vendite del 2000.

Prossime fasi e considerazioni

Il tribunale ha respinto la successiva mozione di riesame dei convenuti, e nel maggio 2025 le parti hanno richiesto di avviare una procedura di conciliazione.

Questo caso sottolinea l’importanza di proteggere adeguatamente la proprietà intellettuale delle nuove varietà vegetali. Gli sviluppatori dovrebbero consultare esperti legali per definire le strategie più efficaci, ad esempio:

Gli accordi con terzi per test e valutazioni dovrebbero prevedere clausole di salvaguardia, anche se già esiste un brevetto o una protezione tramite diritti vegetali (PVR).

È utile inserire clausole che:

• vietino la distribuzione del materiale vegetale a terzi o ne attribuiscano la responsabilità;
• richiedano aggiornamenti sullo stato o ispezioni sul materiale vegetale in possesso di terzi;
• regolino la propagazione del materiale e la titolarità di eventuali derivati della varietà.

A differenza del brevetto, la protezione tramite PVR può offrire tutele aggiuntive contro vendite non autorizzate, in base a differenti requisiti normativi.

Infine, è fondamentale pianificare con attenzione il momento del deposito della domanda di brevetto o di PVR, in modo da massimizzare il periodo di protezione commerciale e ridurre il rischio che attività pregresse (come vendite o distribuzioni) possano compromettere la tutela giuridica.

Fonte immagine: World Fresh

Dott. Michael Ward, Anita Choi, Caressa Tsai, Cory Ellison
Morrison & Foerster LLP

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